《审查指南》修改中关于创造性判断的问题

发布时间：

2019-12-16 10:27

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2019年11月1日，国家知识产权局新修改的《专利审查指南》开始施行。作为审查员和专利代理师工作中的重要依据和指引，此次《审查指南》的修改自启动以来即备受关注。其中，对实质审查程序中创造性的判断这一部分的修改成为关注的焦点之一。在此之前，《审查指南》的历次修改中，实质审查程序中创造性的判断，尤其是“三步法”的相关内容，均未经历过实质性变动。因此，本次关于创造性判断的内容的修改尤为引人瞩目。

对创造性相关内容的修改集中在《审查指南》第二部分第四章和第八章。第四章规定了著名的“三步法”，是目前的审查实践中判断突出的实质性特点的主流方法。本次主要是对第二步即“确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题”的相关规定进行修改。原《审查指南》中的“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”被修改成“然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，即，明确要求了区别特征达到的技术效果是“在要求保护的发明中”所能达到的技术效果。

实际上，这并不属于新增的规定，而只是对业已确立的、实践中通用的判断方式加以进一步明确。创造性的判断需要考量技术方案本身对现有技术做出的贡献，“区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果”是该贡献的外在表现，体现了发明人努力的方向。在创造性的判断中，不应考虑区别技术特征作为孤立的技术手段或者在本发明以外的其他技术方案中能够实现的其他效果，这些效果甚至可能与本发明目的的实现毫无关联。因此，在认定发明实际解决的技术问题时，应考虑的是区别技术特征在发明中所起到的作用，而不是区别技术特征能够实现的其他技术效果。

所以，如果仅仅指出区别技术特征在另一篇对比文件中达到的技术效果，并基于这一技术效果认定发明实际解决的技术问题，虽然容易得到另一篇对比文件给出了与最接近现有技术结合的启示的结论，但这种对技术问题的认定不能真实地反映出发明对现有技术实际做出的贡献，偏离了事实，也不符合“三步法”的本意。新修改的《审查指南》对于技术问题如何确定给出了更明确的指引，申请人和专利代理师在遇到技术问题的认定不恰当的审查意见时，进行争辩也有了更明确的依据。

另外，在“三步法”中确定技术问题的规定部分，还增加了以下内容：对于功能上彼此相互支持，存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。实践中，有时发明达到的技术效果是通过多个技术特征彼此之间相互作用而实现的。例如一种具有协同作用的除草剂组合物，其含有活性成分化合物A和化合物B，虽然已知化合物A和化合物B均具有除草作用，但将化合物A和化合物B结合使用获得的除草效果明显超出A和B各自单独使用获得的效果的简单叠加，这样的技术效果是基于A和B之间的相互作用而实现的，基于现有技术无法预料到。在这种情况下，如果认定A和B的除草作用已被不同的对比文件公开从而容易想到将A和B一起配制成除草剂组合物，则低估了要保护的发明对现有技术作出的贡献，不恰当地得出发明相对于现有技术显而易见的结论。通过将存在相互关联的多个技术特征作为整体来考虑，能够更加贴近事实，准确反映出发明对现有技术的贡献。

关于创造性判断的其他修改体现在第二部分第八章，第4.2节“阅读申请文件并理解发明”和第4.10.2.2节“审查意见通知书正文”部分。第4.2节的修改是对审查员的操作提出了更加详细的要求，包括“充分了解背景技术整体状况”、理解“该技术方案所能带来的技术效果”，“进而明确发明相对于背景技术所作出的改进”，并删除了原本规定的“还应了解该技术方案所能带来的技术效果”。“充分了解背景技术整体状况”有助于审查员更深刻地理解现有技术，从而有助于理解发明对现有技术实质上作出了什么样的贡献。理解“该技术方案所能带来的技术效果”与第四章的修改相呼应，均强调了发明产生的技术效果在创造性判断中的重要性。如前所述，技术效果是创造性判断中重要的考量因素，通过规定理解发明的重点之一是理解技术效果，有助于更加准确地判断发明实际解决的技术问题。“明确发明相对于背景技术所作出的改进”则要求充分理解发明的本质，由此能够更准确地理解发明并对创造性作出判断。

第八章第4.10.2.2节的修改则涉及了本次关于创造性判断的修改中的另一个重要问题，即公知常识的证明。此前，业内一直对于创造性判断中公知常识的认定颇有争议，很多人认为有的审查员在将区别技术特征认定为公知常识时过于草率，既不进行充分说理也没有提供证据。虽然原本《审查指南》中也规定了“如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”，但在实质审查程序中，该“说明理由”往往被简化成一句话的解释，也很少有证据提供。本次修改首先将上述规定调整为“审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由”，行文顺序上的调整改变了提供证据和说明理由二者的重要性次序，意味着在证明区别技术特征为公知常识时，应以提供证据证明作为优先采用的方式。而且下文还进一步规定了“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”。该规定特别规定了在上述情形下，审查员通常有义务提供证据。如果审查员没有履行这一义务，则申请人或专利代理师可以引用上述规定进行争辩。可以预见，实质审查过程中涉及到将区别技术特征认定为公知常识时，审查员将更加慎重对待。

实际上，在最初的《专利审查指南修改草案》中，还对公知常识的含义进行了更加详细的描述，规定了“众所周知的技术常识”、“本领域技术人员普遍知晓的普通技术知识”和“惯用手段”可直接认定为公知常识而无需举证，并对“众所周知的技术常识”、“本领域技术人员普遍知晓的普通技术知识”的含义作出了规定。但这部分内容没有包括在最终的《审查指南》修改版中，这可能是由于担心当对“众所周知的技术常识”、“本领域技术人员普遍知晓的普通技术知识”和“惯用手段”的认定存在争议时，如何处理恐怕将成为新的问题，而且，这种无需举证直接认定的做法也与本次修改中加强审查员的举证责任的倾向相悖。

本次《审查指南》的修改中对于创造性判断部分可谓是进行了较大改动。相信这些修改能够解决目前审查实践中存在的一些争议，使得创造性判断标准更趋于客观，且操作性更好。

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